關(guān)于實(shí)用新型專利申請(qǐng)的這些問題你都知道答案嗎？

編者按：向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交的PCT國際申請(qǐng)和普通實(shí)用新型申請(qǐng)是否可以提出同日聲明？實(shí)用新型申請(qǐng)如何避免不具備實(shí)用性問題？在實(shí)踐中，實(shí)用新型專利申請(qǐng)人在提交申請(qǐng)時(shí)會(huì)遇到各種各樣的問題。本文中，審查部門對(duì)審查實(shí)踐中遇到的熱點(diǎn)問題進(jìn)行了梳理并予以解答。

問：當(dāng)申請(qǐng)人對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)發(fā)明又申請(qǐng)實(shí)用新型專利，在提交申請(qǐng)時(shí)，未在請(qǐng)求書中勾選“同日申請(qǐng)發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀?，之后是否可以補(bǔ)正同日申請(qǐng)聲明？

答：不可以。申請(qǐng)時(shí)未做出同日申請(qǐng)聲明的，申請(qǐng)日之后補(bǔ)交同日申請(qǐng)聲明的，審查員不予接受。

問：同日申請(qǐng)了相同發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，但未提出同日聲明，?huì)產(chǎn)生什么樣的后果？

答：后果是申請(qǐng)人不能通過放棄實(shí)用新型專利權(quán)而獲得發(fā)明專利權(quán)。通常實(shí)用新型申請(qǐng)會(huì)先授予專利權(quán)。在發(fā)明專利申請(qǐng)實(shí)審的過程中，如果審查員檢索到該實(shí)用新型專利，會(huì)發(fā)出審查意見通知書，告知申請(qǐng)人發(fā)明專利申請(qǐng)違反專利法第九條第一款，不能授予專利權(quán)。在此種情況下，由于申請(qǐng)人沒有提出同日聲明，則申請(qǐng)人不能通過放棄實(shí)用新型專利權(quán)而獲得發(fā)明專利權(quán)。申請(qǐng)人只能對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)行修改，使得其權(quán)利要求的保護(hù)范圍與實(shí)用新型專利不同，亦即使得兩者不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，才能獲得發(fā)明專利權(quán)。

問：向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交的PCT國際申請(qǐng)和普通實(shí)用新型申請(qǐng)是否可以提出同日聲明？

答：不可以。PCT申請(qǐng)即使是向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交，但此時(shí)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局是作為國際受理機(jī)構(gòu)受理的該P(yáng)CT申請(qǐng)，在國際階段沒有確定申請(qǐng)類型，因此不能和普通實(shí)用新型申請(qǐng)同時(shí)提出同日聲明。

問：PCT國際申請(qǐng)進(jìn)入中國國家階段是否可以同時(shí)選擇發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)類型？

答：不可以。同日聲明只能對(duì)同時(shí)向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出的發(fā)明專利申請(qǐng)和實(shí)用新型專利申請(qǐng)?zhí)岢觥．?dāng)PCT國際申請(qǐng)進(jìn)入中國國家階段時(shí)，只能選擇發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜕暾?qǐng)類型，不能同時(shí)選擇兩種類型。

問：判斷實(shí)用新型專利權(quán)利要求的新穎性和創(chuàng)造性時(shí)，是否考慮其中的材料和方法特征？

答：是。在實(shí)用新型專利新穎性、創(chuàng)造性的審查中，會(huì)考慮技術(shù)方案中的所有技術(shù)特征，包括材料特征和方法特征。但在實(shí)際判斷實(shí)用新型專利新穎性和創(chuàng)造性的過程中，涉及到權(quán)利要求的材料特征及方法特征時(shí)，當(dāng)僅僅因?yàn)椴牧匣蚍椒ㄌ卣魇沟脵?quán)利要求具有新穎性或創(chuàng)造性時(shí)，就會(huì)涉及到是否屬于專利法第二條第三款，即實(shí)用新型保護(hù)客體的情況。因?yàn)槿绻麢?quán)利要求中既包含形狀、構(gòu)造特征，又包含對(duì)方法本身或者對(duì)材料本身提出的改進(jìn)，則不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體。

問：實(shí)用新型申請(qǐng)如何避免不具備實(shí)用性問題？

答：實(shí)用性是指實(shí)用新型申請(qǐng)的主題必須能夠在產(chǎn)業(yè)上制造或者使用，并且能產(chǎn)生積極效果。在實(shí)用新型申請(qǐng)中，常見的實(shí)用性問題有3類需要注意：

（1）違背自然規(guī)律。明顯違背自然規(guī)律的申請(qǐng)，典型的如違背能量守恒定律或熱力學(xué)第二定律。違背自然規(guī)律的申請(qǐng)無論以何種方式撰寫，都不能獲得專利權(quán)。而明顯以“永動(dòng)機(jī)”“能量產(chǎn)生裝置”為實(shí)用新型名稱或說明書中可以明顯推斷出“輸出能量大于輸入能量”的，很明顯地表明了申請(qǐng)的內(nèi)容不具備實(shí)用性。因此，對(duì)于發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容違背自然規(guī)律的，建議申請(qǐng)人不提出專利申請(qǐng)。

（2）明顯無積極效果。通常只要實(shí)用新型申請(qǐng)要求保護(hù)的技術(shù)方案不是明顯無益、脫離社會(huì)需要，就可以認(rèn)為能夠產(chǎn)生預(yù)期的積極效果。一項(xiàng)技術(shù)方案可能存在某些方面的缺陷，但在其他方面有益，則認(rèn)為該技術(shù)方案產(chǎn)生了預(yù)期的積極效果。一項(xiàng)技術(shù)方案有害而無益，則認(rèn)為該技術(shù)方案無法產(chǎn)生預(yù)期的積極效果。

（3）利用獨(dú)一無二的自然條件的產(chǎn)品。利用了獨(dú)一無二的自然條件獲得的產(chǎn)品如果也是獨(dú)一無二的，就無法在產(chǎn)業(yè)上制造和應(yīng)用，從而不具備實(shí)用性。如果利用了某地自然條件的原材料制造的產(chǎn)品，雖然在生產(chǎn)中利用的原材料是有限的或者特定的，但生產(chǎn)所獲得的產(chǎn)品不是獨(dú)一無二的，可以在產(chǎn)業(yè)上制造，則具備實(shí)用性。（國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局實(shí)用新型審查部供稿）

（文章來源：中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)）

（責(zé)任編輯：趙世猛 編輯：高云翔）

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